Ricerca di anteriorità

Prima di registrare un marchio, è necessario verificare se esiste già un marchio registrato uguale o simile al tuo. Questa ricerca rappresenta il primo step e serve per evitare potenziali opposizioni alla domanda di marchio e richieste di risarcimento del danno, per aver utilizzato un marchio altrui.

E’ importante ricordare che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

Se il marchio che vuoi depositare è stato registrato o è stato registrato un marchio simile, è necessario valutare se il marchio si possa depositare comunque, ad esempio, apportando delle modifiche o se sia meglio cambiare strategia e non depositarlo, per evitare opposizioni e/o richieste di risarcimento danni.

In questi casi, si lavora insieme al team che ha creato il design del marchio (se figurativo) per valutare eventuali modifiche o, se si tratta di un marchio verbale, si valutano possibili modifiche senza snaturare il significato della parola che si vuole registrare. Ad esempio, con l’aggiunta di slogan o altre parole.

Qui di seguito trovi alcuni dei canali per effettuare la ricerca di anteriorità del marchio:

1. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)  ed EUIPO (European Union Intellectual Property Office) : sono rispettivamente le Autorità competenti in tema di marchio nazionale e comunitario. La ricerca va effettuata prima di tutto nelle banche dati istituzionali, le uniche che forniscono informazioni vere e aggiornate.
2. -Ricerca online: può essere una buona idea utilizzare motori di ricerca per cercare marchi uguali o simili al tuo. Ormai tutte le aziende dispongono di un sito web e utilizzano i social media. La ricerca evidenzierà sicuramente le aziende che investono maggiormente in pubblicità, quindi, quelle che probabilmente si opporrebbero ad un marchio uguale o simile al loro.
3. Ricerca internazionale: a seconda delle esigenze e dei piani di sviluppo, può essere utile ampliare la ricerca ad altri Paesi extra UE.

Una volta completata la ricerca di anteriorità del marchio, si avranno a disposizione tutti gli elementi per valutare la convenienza o meno a depositare uno specifico marchio .

Tuttavia, se trovi marchi simili o identici già registrati, non è detto che il tuo marchio non possa essere comunque registrato, perchè il secondo step della ricerca riguarda le classi di registrazione del marchio. E’ possibile, ad esempio, che il marchio che intendi registrare sia stato già registrato ma in una classe diversa, quindi in un diverso ambito commerciale. Ad esempio, se intendi registrare un marchio nel settore della gioielleria, ma è già stato registrato nel settore del cibo per cani, potrebbe essere utile aprire un dialogo con il proprietario del marchio già registrato e sondare il terreno per un possibile accordo. E’ molto improbabile che un’azienda che utilizza un marchio per vendere cibo per cani, utilizzi lo stesso marchio per produrre gioielli. L’alternativa potrebbe essere il deposito del marchio, sperando che il proprietario del marchio già registrato non si opponga al nuovo deposito, tenuto conto del fatto che il marchio sarebbe utilizzato in un ambito completamente diverso. Non esiste una soluzione più corretta di altre, ciò che conta è raccogliere più informazioni possibili affinché si possa scegliere consapevolmente una determinata strategia.

Quello sopra descritto è solo un esempio pratico, ma permette ci comprendere quanto sia importante procedere con una ricerca di anteriorità del marchio e di quanto tempo e denaro possa far risparmiare.

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